本期,小編將與大家來探討一下,在員工與雇主之間關于職務發明認定的專利權權屬糾紛問題。
在科技創新型企業的發展經營中,“職務發明”是一個至關重要的概念。企業提供了資金、設備、零部件、原材料等等物質條件,理應作為專利權權人,獲得除署名權以外一切權利。然而實務中員工在接觸技術成果后,在職期間私下將技術成果以自己或者他人、其他公司的名義申請專利;或者離職到競爭對手的公司、甚至自己成立公司,然后將技術成果以新公司的名義申請專利,最終引發權屬糾紛的案例屢見不鮮。企業須充分利用相關法律條例保護自己的專利權權屬。
法律依據
、佟吨腥A人民共和國專利法(2008修正)》第六條第一款:執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。
②《中華人民共和國專利法實施細則(2010修訂)》 第十二條、第十三條:專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造,是指:
。ㄒ唬┰诒韭毠ぷ髦凶鞒龅陌l明創造;
(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;
(三)退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
專利法第六條所稱本單位,包括臨時工作單位;專利法第六條所稱本單位的物質技術條件,是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。
專利法所稱發明人或者設計人,是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中,只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發明人或者設計人。
判決文書
小編研習了廣東省部分地市 “離職員工與原雇主之間關于職務發明的專利權權屬糾紛”的若干裁判案例,綜合了原雇主最終獲得/沒有獲得專利權的具體情況和法官論證過程,對職務發明認定進行了要點分析。
一、成功認定為職務發明的判例
1. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2014)粵高法民三終字第31號
本案中,姜漢平在德港公司工作期間其工作崗位為工程師,負責產品的研發,而其擔任的工作又與本案專利有關,而本案專利系姜漢平離開德港公司一年內做出的,故應認定該發明創造為姜漢平的職務發明。
綜上所述,本院認為,本案專利的發明人系姜漢平,且該發明系姜漢平的職務發明,針對本案專利涉及的發明創造申請專利的權利應當屬于姜漢平當時所屬單位德港公司。
2. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2014)粵高法民三終字第1004號
法院根據證據和庭審情況,結合涉案專利的申請時間和內容,認定牧人公司關于彭亮獲取牧人公司涉案技術設計資料,以甘勇的名義去申請涉案專利這一主張成立,并退一步分析,即使涉案專利技術確實由彭亮研發,亦屬于職務發明,從而認定涉案專利權屬應歸牧人公司所有,相關認定符合法律規定,并無不當。
3. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2014)粵高法民三終字第1198號
本院認為,劉飛主要利用了斯超威公司的物質技術條件,且申請日為劉飛離職后一個月,應認定訴爭專利屬于職務發明創造,原審法院僅以認為訴爭專利系劉飛離職后一年內作出為由認定職務發明創造。這一認定曲解了專利法中有關職務發明創造的立法本意,職務發明創造的認定需綜合考量員工的技術背景、任職崗位、工作任務、是否主要利用單位物質技術條件和離職時間等因素,不能簡單地將所有員工在離職后一年內完成的專利都認定為職務發明創造,原審法院對這一問題論述不當,本院予以糾正,但其結論正確,可予維持。
4. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2015)粵高法民三終字第645號
職務發明創造的證明標準與專利侵權的證明標準不同,職務發明創造的證明標準是相關性標準,即要證明專利技術是與發明人在原告處從事的本職工作或者原告分配給發明人的任務有關的發明創造即可。職務發明創造的證明標準不是侵權判定標準,即全面覆蓋原標準,是否形成可以比對的技術方案并足以作出相同等同的結論不是必須的待證事實。本案證據足以證明本案專利與馬廷勇、付永濤在泓利公司的本職工作或者泓利公司分配的任務高度相關的發明創造。熊成剛作為發明人署名專利,作出其對發明創造的實質性特點作出了創造性貢獻的意思表示。熊成剛未提交證據證明本案專利與其本職工作無關,是其另行利用與泓利公司無關的物質技術條件獨自完成的發明創造。
5. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2017)粵民終1871號
關于訴爭專利是否屬于職務發明的問題,首先余超群2013年5月7日從創自公司離職,在2013年10月29日向國家知識產權局申請了訴爭專利,訴爭專利是在余超群和創自公司人事關系終止后1年內作出的。
其次訴爭專利是否與余超群在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關。員工離職后作出發明創造專利權利歸屬,關乎發明人、企業和社會公眾的三方利益,如何合理界定“本職工作”或者“單位分配任務”的范圍,是一個知識產權平衡保護的問題!吨腥A人民共和國專利法實施細則》第十二條第三款中對離職員工申請專利的限制,本質上是為了避免離職員工將本來是執行本單位的工作任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,在離職后進行申請,從而損害了原單位的合法權益的情況。法院認為,判斷涉案發明是否是職務發明,主要是判斷涉案發明創造是否與余超群在創自公司從事的工作任務有關,而不是將涉案的專利技術特征與創自公司研發的產品本身技術特征進行一一比對,職務發明的認定并不需要創自公司已經研發出或者提出與專利技術完全相同的技術方案或想法。故訴爭專利屬于余超群在創自公司做出的職務發明。
二、沒有認定為職務發明的判例
6. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2017)粵民終1382號
由于優瑞泰公司提交的《市場銷售部工作職責及組織架構》《職位說明書》《員工入職登記表》《勞動合同》《員工轉正申請表》《晉升通知書》《品質手冊》《質量手冊》等證據只能證明樊中成在優瑞泰公司從事的是管理工作,而優瑞泰公司也未指出郵件證據中存在樊中成直接參與產品研發、對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的內容,故以上證據不足以證明樊中成的工作內容還包括具體的研發,更不足以證明樊中成在本職工作中或執行優瑞泰公司交付的本職工作之外的任務發明了涉案專利。且涉案專利的優先權日為2013年9月30日,早于樊中成的離職時間,故涉案專利也不可能系樊中成離職后發明。
至于優瑞泰公司主張谷能公司與樊中成串通將涉案專利技術以谷能公司名義申請一節,優瑞泰公司沒有提供有效證據予以證明。
7. 審判法院:廣東省高級人民法院
案號:(2017)粵民終1320號
億立能公司表示張海增入職億立能公司從事技術工作,并提交了勞動合同和工資表為證。張海增表示其在億立能公司任職期間主要負責銷售業務和日常管理,并未從事過技術工作。王某陳述張海增在億立能公司協助總經理處理日常事務,其中包括主管技術。如前所述,億立能公司對原有專利的優化和進一步研發工作較為困難,即使張海增在億立能公司任職期間的工作與技術有關聯,本案現有證據并不足以證明張海增的工作系對億立能公司原有專利的優化和進一步研發,更不足以證明張海增的工作與訴爭專利的發明有關。因此,億立能公司主張訴爭專利系張海增的職務發明,應歸億立能公司所有的證據不足。
三、小結
參考以上廣東省案例,可以總結出,職務發明創造的認定需綜合考量員工的技術背景、任職崗位、工作任務、是否主要利用單位物質技術條件和離職時間等因素。法院審查的普遍標準是,職務發明創造的證明標準是相關性標準,也即需要企業證明專利技術是與發明人在企業處從事的本職工作或者原告分配給發明人的任務有關的發明創造。若能夠進一步證明發明人直接參與產品研發、對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻則效果最佳。
通過本次的裁判文書研習,給當事人的啟示是:保護企業自主研發的技術成果,首先應當規范知識產權管理制度和程序,最好能貫徹國家標準《企業知識產權管理規范》(GB/T 29490-2013);參與了研發工作的員工也要留下可以讓法院采信的證據,出現專利權權屬糾紛后可以證明其工作與職務發明創造的相關性;避免從事行政管理工作的員工接觸企業未公開的具體技術方案,因為他們不屬于專利法實施細則中規定的“發明人或者設計人”,通常無法認定為職務發明,且從侵犯商業秘密角度維權同樣需要面臨證據問題;在參與研發或者接觸過技術成果的員工離職后,企業要盡快把他們曾經研發、接觸過的技術成果的保護問題處理好,應當申請專利的技術要在他們離職一年內提出申請。
(作者:王桂林 校對:梁婉玲)